涉外知识产权合规案例

　　一、美国

　　（一）专利侵权判例

　　1.Amgen Inc. v. Sanofi, 598 U.S. 594, 143 S.Ct. 1243 (2023)，

　　1) 基本案情:

　　Amgen（原告/专利权人）与Sanofi（被告/被控侵权方）围绕PCSK9抑制抗体药物的专利有效性产生纠纷。Amgen于2014年获得的两项专利（’165和’741专利），主张对“所有能够结合PCSK9特定区域并阻断其与LDL受体结合的抗体”的独占权，覆盖范围包括数百万种潜在抗体（功能性权利要求）。争议焦点为Amgen的专利是否符合《美国专利法》第112(a)条的“可实施性”（enablement）要求，即说明书是否足够清晰，使得本领域技术人员能够制造和使用所有权利要求范围内的抗体。  

　　2) 法院判决

　　美国最高法院维持联邦巡回上诉法院的判决，认定Amgen的专利无效，因其未满足可实施性要求。理由如下：Amgen试图垄断所有满足特定功能的抗体，但仅公开了26种抗体的氨基酸序列及两种实验方法（“路线图”和“保守替换”），未揭示通用原理或共性特征；Amgen提供的方法本质上是“试错研究任务”，未提供足够指导，导致本领域技术人员需通过大量实验才能实现所有权利要求范围内的抗体；法院援引19世纪经典判例（如Morse、Incandescent Lamp），强调“权利要求范围与说明书支持需匹配”——越宽泛的权利要求，越需要充分的实施例或通用原则支持。  

　　3) 案例启示

　　功能性权利要求（如覆盖“所有满足某功能的抗体”）需通过说明书充分支持，仅提供有限示例或试错方法不足以满足要求，法院重申“权利要求范围与说明书披露需成比例”，避免“以狩猎许可证代替具体指导”。企业不可通过宽泛权利要求“圈地”整个技术领域，需在创新激励与公共利益间平衡。专利的“对价”（公开技术细节以换取垄断权）要求说明书真正服务于公众后续利用。并且，抗体等复杂生物分子因结构-功能关系的不可预测性，权利要求需更谨慎。仅依赖序列或功能定义可能面临更高无效风险。  

　　4) 企业合规建议

　　专利申请阶段，应避免过度宽泛的权利要求，功能性权利要求需辅以充分的实施例和通用原理（如共同结构特征或可预测的构效关系），说明书应提供多维度技术细节（如结构、制备方法、功能验证数据），减少对“试错实验”的依赖，采用“核心实施例+合理扩展”策略，确保权利要求范围与实验数据匹配。Amgen案凸显了专利法对“可实施性”的严格立场，尤其在生物医药领域。企业需在创新保护与技术公开间找到平衡，避免因权利要求过宽导致专利无效，同时通过精细化布局最大化知识产权价值。

　　2.Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., 594 U.S. ___, 141 S.Ct. 2298 (2021)，

　　1) 案件情况

　　原告：Hologic, Inc.（持有改进后的NovaSure子宫止血设备专利，专利最初由Csaba Truckai发明并转让），被告：Minerva Surgical, Inc.（由Truckai创立，开发类似设备“Minerva子宫内膜消融系统”，被诉侵权）。争议焦点为： Minerva主张Hologic的专利无效，因其后续修改的专利权利要求（claims）与原专利申请的描述不符，Hologic援引转让人禁止反悔原则（Assignor Estoppel）原则，认为Truckai作为原专利转让人，不得在后续诉讼中主张专利无效。  

　　2) 法院判决

　　转让人禁止反悔原则的基础为当发明人转让专利时，隐含保证专利有效性，禁止其在后续诉讼中反悔（基于公平交易原则），若后续专利权利要求被显著扩大，转让人可挑战其有效性，因其转让时未保证新权利要求的有效性。最高法院认定联邦巡回上诉法院错误拒绝审查Hologic是否扩大了专利权利要求，发回重审以评估新权利要求是否“显著超出”原转让范围。  

　　3) 案例启示

　　转让人禁止反悔原则仅适用于转让时明确或隐含保证的专利范围，若受让人后续修改权利要求（如扩大保护范围），转让人可主张无效，关键判断标准是新旧权利要求的对比是否构成“显著扩大”（例如，从“透水材料”扩展至“所有材料”）。法院强调禁止反悔原则旨在防止“双重获利”（转让专利后通过无效主张继续使用技术），但必须与公共利益（清除无效专利）平衡。  

　　4) 企业合规建议

　　在专利转让协议中详细界定专利权利要求，避免后续争议。例如，约定“受让人不得单方面扩大权利要求范围”，若作为受让人修改专利，需评估是否超出原转让范围，避免触发禁止反悔原则例外，转让方应保存原专利申请文件，以便在诉讼中证明后续权利要求的扩展Minerva案明确了转让人禁止反悔原则的适用边界，企业需在专利转让时精准界定权利范围，并在后续管理中避免单方面扩大权利要求，以降低法律风险。

　　（二）商标侵权判例

　　1.Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140, 143 S.Ct. 1578 (2023)

　　1) 案件情况

　　原告：Jack Daniel’s Properties, Inc.（拥有杰克丹尼威士忌的注册商标，包括瓶型、标签文字及图形），被告：VIP Products LLC（生产“Bad Spaniels”狗玩具，模仿杰克丹尼的瓶型与标签，但进行滑稽改编，如“Jack Daniel’s”改为“Bad Spaniels”，“Old No. 7”改为“Old No. 2”，并添加“43% poo by vol.”等幽默元素）。争议焦点为商标侵权被告的模仿是否构成消费者混淆（违反《兰哈姆法》第1114条和第1125(a)条）以及被告的使用是否损害原告著名商标的声誉（违反《兰哈姆法》第1125(c)条）。  

　　2) 法院判决

　　当被告使用商标作为自身商品的来源标识（即商标性使用）时，不适用《Rogers测试》（原用于保护“表达性作品”的司法门槛），需直接进行“混淆可能性”分析（即是否可能误导消费者认为商品来源与原告相关）。被告的模仿行为属于商业性使用，不适用“非商业使用”例外，法院强调《兰哈姆法》明确将“作为自身商品来源标识的模仿”排除在“合理使用”例外之外，故撤销第九巡回法院判决，案件发回重审，要求根据“混淆可能性”标准重新评估侵权主张。  

　　3) 案例启示

　　若使用他人商标作为自身商品来源标识（如品牌名称、包装设计），即使具有幽默或批评意图，仍需直接接受“混淆可能性”审查，不享有《Rogers测试》的特殊保护，商标法首要目标是防止消费者混淆，而非限制表达自由，《Rogers测试》仅适用于非商标性使用（如电影标题、艺术作品中的符号性引用），不适用于商业性模仿，幽默或批评性内容可在“混淆可能性”分析中被考量（如消费者是否因戏仿而降低混淆可能），但无法豁免侵权责任。

　　4) 企业合规建议

　　避免直接模仿他人商标作为来源标识，即使以戏仿为目的，也需确保设计显著区别于原商标（如字体、颜色、图形差异），并明确标注免责声明（如“非官方授权产品”），优先选择非商标性表达，若需借用他人商标进行幽默或批评，应避免将其作为自身品牌标识，而是用于艺术、评论或新闻报道等非商业场景。提前进行“混淆可能性”分析，通过市场调研或法律咨询，评估消费者是否可能误认产品来源，关注商标淡化风险，若使用著名商标，即使无混淆可能，仍需评估是否可能损害其声誉（如低俗化关联）。Jack Daniel’s案明确了商业性模仿中商标权的优先性，企业需在创意表达与法律合规间谨慎平衡，避免因“幽默”或“批评”触碰侵权红线。

　　2.Abitron Austria GmbH v. Hetronic Int’l, 600 U.S. 412, 143 S. Ct. 2522 (2023)

　　1) 案件情况

　　原告：Hetronic美国公司，生产工程机械遥控设备，拥有注册商标（黑黄配色标识），被告：Abitron，原为Hetronic的欧洲分销商，后声称拥有Hetronic知识产权，开始仿制并销售带有Hetronic商标的产品，主要在欧洲销售，部分直接销往美国。Hetronic指控Abitron在全球范围内侵犯其商标权，要求赔偿约9600万美元，并申请全球禁令。争议焦点为《兰哈姆法案》（Lanham Act）中的商标侵权条款是否具有域外效力，即能否适用于被告在国外的商标侵权行为。    

　　2) 法院裁决

　　《兰哈姆法案》的商标侵权条款不具有域外效力，仅适用于侵权行为发生在美国国内的情形。

　　法律依据：反域外推定原则，除非国会明确表明法律具有域外效力，否则推定仅适用于美国领土内行为；两步分析法，第一步，法案未明确授权域外适用（如条款未提及“外国商业”），第二步，判断侵权行为是否涉及“国内商业使用”（use in commerce），即商标是否在美国市场实际使用并可能导致消费者混淆。  

　　最终，最高法院撤销第十巡回法院的判决，要求重审案件，仅支持对Abitron在美国境内直接销售或明确标注美国为最终目的地的侵权行为追责，其他海外销售行为不受《兰哈姆法案》管辖。  

　　3) 案例启示

　　商标权具有严格地域性，一国的商标法仅保护本国注册或认可的商标。国际经营中需在各目标市场单独注册商标，美国法院明确拒绝“全球禁令”，避免干涉他国司法主权。美国法律默认仅规制国内行为，企业需注意海外商业活动的合规性，避免依赖美国法律解决跨国纠纷，最高法院强调，只有在美国市场实际使用商标并可能导致消费者混淆的行为才构成侵权（如直接销售至美国或产品最终流入美国市场）。欧盟等国际主体明确反对美国法律域外适用，企业需尊重目标国的商标法律体系，防范法律冲突风险。  

　　4) 企业合规建议

　　在目标市场（如欧盟、亚洲等）独立注册商标，遵循当地法律程序，避免依赖单一国家保护。定期监控国际商标使用情况，发现侵权及时在当地司法管辖区维权。与国际分销商签订协议时，明确知识产权归属、使用范围及争议解决条款（如管辖权约定）。出口产品时审查商标使用场景，确保海外销售行为不涉及未经授权的商标使用，本案重申了商标权的地域性和美国法律的域内适用原则，企业需通过多国注册、合同约束和风险评估构建全球化合规体系，降低跨国经营中的法律风险。

　　以上案例来自https://www.wipo.int/zh/web/wipolex/index

　　（三）337调查案例

1.美国ITC发布对注塑机及其组件和下游产品的337部分终裁

2.美国ITC发布对充电电池及其组件的337部分终裁

　　二、欧盟

　　（一）专利侵权判例

　　1.EPO002-j，G 2/21

　　1) 案件情况  

　　欧洲专利局扩大上诉委员会（Enlarged Board of Appeal）就专利有效性争议案件（G 0002/21）作出裁决。案件涉及专利权人Sumitomo Chemical Company与异议人Syngenta Limited之间关于杀虫剂组合物专利的创造性争议。核心争议聚焦于专利权人是否可依赖专利申请日后提交的实验数据（post-published evidence）证明其主张的技术效果（协同杀虫效应）以支持创造性，专利申请日后提交的证据是否仅因其未在申请日前公开而被排除？若证据可被考虑，需满足哪些条件以证明技术效果的“合理性”或“非不合理性”？  

　　法律条款：《欧洲专利公约》（EPC）第56条（创造性）、第83条（充分公开）、第117条（证据规则）。  

　　2) 裁决

　　专利申请日后提交的证据（如实验数据）不得仅因其在申请日后提交而被排除，专利权人可依赖技术效果，但需满足该效果在原始申请文件中被技术人员合理理解为属于发明的技术教导范围，技术效果的合理性需基于原始申请文件的技术教导和常识判断，而非单纯依赖后续证据，若技术效果在申请时未被明确披露或隐含，但符合发明整体逻辑，且未被常识否定，仍可结合后续证据支持。  

　　3) 案件启示  

　　欧洲专利局明确禁止仅以“证据提交时间”为由排除其可采性，强调证据需根据内容自由评估，但后续证据需与原始申请文件的技术逻辑一致，不得用于“填补”申请时未披露的技术空白。判决强调EPC成员国需遵循统一标准，避免因国内法差异导致专利保护范围不一致。  

　　4) 合规建议  

　　专利申请阶段，在申请文件中明确技术效果的机理或实验基础，避免仅笼统宣称效果（如“协同效应”），提供代表性实验数据或理论推导，即使未覆盖全部权利要求范围，也应确保技术人员能合理推断效果存在。为应对专利争议，应及时提交补充证据，若需依赖申请日后数据，应证明其与原始技术教导的关联性（如验证已知机理），结合原始文件中的技术逻辑、常识及后续数据，形成完整证据链。本案明确了专利申请日后证据的合法地位，但强调技术效果需根植于原始申请文件的技术逻辑，企业需在申请阶段强化技术披露，并在争议中合理整合证据，以平衡专利保护与法律确定性。

　　2.EPO007-j，G 1/19

　　1) 案件情况

　　申请人Bentley Systems (UK) Limited，争议专利涉及“自主实体在环境中的移动模拟”的计算机实施方法（专利申请号：03793825.5），核心争议为计算机模拟是否具备专利性，尤其是其是否通过技术效果解决技术问题并满足创造性步骤（Inventive Step）。欧洲专利局审查部门以缺乏技术特征和创造性为由拒绝申请，技术上诉委员会（T 0489/14）将三个法律问题提交至扩大上诉委员会（G 0001/19），以澄清计算机模拟的专利性标准。  

　　2) 裁决

　　计算机实施的模拟可通过产生超越计算机实施的技术效果解决技术问题，具备创造性步骤，仅基于被模拟系统/过程的技术原理，不足以证明其技术效果，即使模拟作为设计验证的一部分，上述结论不变。  

　　3) 案件启示

　　模拟的专利性需基于其直接技术贡献（如优化计算机性能或与物理实体交互），而非仅依赖模拟对象的“技术属性”，若模拟结果用于改进建筑疏散设计（如控制人流），则可能符合技术效果；若仅生成数据而未实际应用，则不满足，需结合COMVIK方法，区分技术与非技术特征，仅技术特征可支持创造性，算法或模型的创新需明确服务于技术目标（如提升计算效率或系统控制），   即使模拟用于设计验证，仍需证明其技术贡献，单纯“设计优化”不自动构成技术效果。  

　　4) 合规建议

　　在权利要求中具体描述模拟如何直接应用于技术系统（如控制设备、优化物理结构），避免仅依赖“基于技术原理”的表述，需展示模拟与物理现实的具体交互（如传感器数据输入或设备控制输出），详细说明算法如何适配计算机硬件（如并行计算优化）或提升技术系统性能（如减少能耗），将模拟步骤与具体技术用途绑定（如“用于核反应堆安全参数计算”）。G 1/19案明确了计算机模拟的专利性需通过具体技术效果而非抽象原理证明，企业需在申请中突出模拟与物理现实的直接联系，并避免泛化描述，以确保符合EPO对创造性步骤的严格标准。

　　（二）商标侵权判例

　　Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex, C-283/01, EU:C:2003:641

　　1)案件情况

　　荷兰公司Shield Mark BV注册了多个声音商标，包括贝多芬《致爱丽丝》前九音符的乐谱描述、鸡鸣声的拟声词（如“Kukelekuuuuu”）等。被告Joost Kist在商业活动中使用了类似声音，Shield Mark指控其商标侵权。荷兰最高法院因对欧盟《商标指令》第2条的解释存在疑问，向欧盟法院提请初步裁决.核心争议为：声音是否可作为商标注册？若可以，声音商标的图形表示需满足哪些条件？  

　　2)法院判决

　　法院认为声音符合《商标指令》第2条中“能够区分商品/服务”的要求，因此可注册为商标，但必须满足“图形表示”条件，即清晰、精确、独立、易于理解、持久且客观。  

　　图形表示的无效形式有文字描述（如“《致爱丽丝》前九音符”或“鸡鸣声”），简单拟声词（如“Kukelekuuuuu”），音符序列（如“E, D#, E…”）未标注音高、节拍等参数。有效形式为标准乐谱，包含五线谱、调号、音符时值、休止符等完整音乐符号的谱面。  

　　3)案件启示  

　　声音商标被明确纳入商标保护范围，但需严格遵循图形表示标准，确保法律确定性和第三方可识别性。仅文字或简单符号无法满足要求，需通过技术性、规范化的方式（如乐谱）准确界定商标内容。判决强调成员国不得以国内法排除声音商标注册，推动欧盟商标法实践的统一。  

　　4)合规建议  

　　注册声音商标时优先使用标准乐谱，确保包含调号、音符时值、节拍等完整信息，避免仅用文字描述或音符序列，避免拟声词单独使用，若涉及动物叫声等非音乐声音，需结合声谱图或其他科学图形补充说明。此案为非传统商标（尤其是声音商标）的注册提供了明确指引，企业需注重技术化、规范化的图形表示，以符合法律要求并保障权利稳定性。

　　参考信息：

　　https://policy.mofcom.gov.cn/page/nation/USA.html

　　https://www.wipo.int/zh/web/wipolex/index